收了三年的专利许可费,对方突然说:你的专利被无效了,钱退给我!这钱该退吗?
某建科院有一项关于基坑监测的发明专利,授权后许可给三家施工单位使用,每年收许可费总计80万。第三年,其中一家被许可人提出专利无效宣告请求,国知局审理后宣告该专利全部无效。被许可人要求:专利自始无效,我们这三年的许可费白交了?请全额退还!
专利权被无效,视为自始不存在。但已经履行的许可合同,钱不一定退。
《专利法》第四十七条规定:宣告无效的专利权视为自始即不存在。但是,宣告专利权无效的决定,对在宣告专利权无效前人民法院作出并已执行的专利侵权的判决、调解书,已经履行或者强制执行的专利侵权纠纷处理决定,以及已经履行的专利实施许可合同和专利权转让合同,不具有追溯力。但是因专利权人的恶意给他人造成的损失,应当给予赔偿。
翻译成人话:专利被无效了,但如果你已经收了几年的许可费,且当时专利是有效的、你也没有欺诈恶意,钱可以不退。法院、行政执法机关之前判的侵权赔偿款,也原则上不退。
除非——专利权人申请专利时就知道这个专利不该授权,恶意维持,故意隐瞒。 比如,他明知自己的技术是抄袭别人的、或者明显属于现有技术,还去申请专利、拿授权、告人侵权、收许可费。这叫专利权滥用,不仅钱要退,还可能赔对方律师费、因诉讼产生的损失。
给你的合规建议: 1. 作为许可方:专利被无效风险是商业风险,可在许可合同中约定“如专利被无效,已收费用不退”,这合法有效。2. 作为被许可方:签长期许可合同前做专利稳定性分析,请专业机构评估该专利被无效的可能性。3. 双方都可以考虑分期支付许可费,降低一次性风险。
专利可能是一张废纸,也可能是一座金矿。但废纸变金矿的时候,别高兴太早;金矿变废纸的时候,也别慌,法律给了缓冲垫。转发给技术转化部门,你们的专利许可合同,考虑过无效风险条款吗?评论区支支招。